Право на товарный знак и право на знак обслуживания: анализ гражданско-правового регулирования, теории и практики.

Введение 3
1. Общая характеристика правового режима товарного знака и знака обслуживания 5
1.1. Товарный знак и знак обслуживания: понятие, содержание исключительного права и его охрана 5
1.2. Приобретение прав на товарный знак и знак обслуживания: основание и порядок 17
1.3. Основания и правовые последствия прекращения прав на товарный знак и знак обслуживания 26
2. Злоупотребление правом и правовой анализ способов защиты прав на товарный знак и знак обслуживания 37
2.1. Недобросовестное использования права на товарный знак 37
2.2. Актуальные вопросы защиты прав на товарный знак и знак обслуживания 43
3. Проблемы и перспективы развития правового регулирования товарного знака и права на знак обслуживания 49
3.1. Проблемные аспекты правового регулирования товарного знака и права на знак обслуживания 49
3.2. Перспективы развития законодательства о товарном знаке и права на знак обслуживания 64
Заключение 74
Библиография 77

По мнению суда, суд правомерно исходил из того, что согласно законодательству о несостоятельности (банкротстве) в конкурсном производстве должник фактически лишен возможности по управлению предприятием и распоряжению имуществом, поэтому открытие в отношении должника конкурсного производства и ограничение деятельности должника могли рассматриваться как обстоятельства, не зависящие от правообладателя. При этом суд счел необоснованным вывод суда о том, что в связи с наличием указанных обстоятельств трехлетний срок неиспользования товарных знаков не истек, т.к. ст. 1486 ГК РФ не содержит подобных изъятий и не устанавливает иной порядок исчисления трехлетнего срока неиспользования товарного знака при наличии не зависящих от правообладателя обстоятельств.На основании п. п. 1, 2 ст. 1486 ГК РФ суд удовлетворил требование истца о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака ответчика в отношении всех товаров 03 класса МКТУ в связи с неиспользованием, поскольку истец являлся лицом, под контролем и в интересах которого осуществлялось производство товаров, однородных товарам, в отношении которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Также истцом были представлены доказательства, свидетельствовавшие об осуществлении подготовительных действий к использованию спорного обозначения, а именно: договоры на производство и поставку продукции, свидетельства о государственной регистрации чистящих средств с названием, идентичным словесному обозначению, зарегистрированному в качестве товарного знака, декларации о соответствии средств для стирки с тем же названием требованиям ГОСТ и ТУ. Истцом была подана заявка в Роспатент в отношении товаров 03 класса МКТУ. Следовательно, истец имел реальное намерение использовать в гражданском обороте спорное словесное обозначение и произвел подготовительные действия для его использования, т.е. являлся лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. При этом ответчик доказательств в подтверждение использования в гражданском обороте товарного знака согласно п. 3 ст. 1486 ГК РФ суду не представил.С учетом того, что по правилу подпункта 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем его размещения на товарах, в т.ч. на этикетках и упаковках, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ, п. 2 ст. 1486 ГК РФ не признает использованием товарного знака случаи, когда названные действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, следовательно, ввоз товара на территорию РФ при отсутствии доказательств непосредственного введения товара в гражданский оборот не мог признаваться использованием товарного знака в смысле ст. ст. 1484 и 1486 ГК РФ, суд пришел к выводу, что, поскольку по предварительному лицензионному договору между ответчиком и обществом на территорию РФ были ввезены товары, маркированные товарным знаком ответчика, но не были представлены доказательства введения этих товаров в гражданский оборот, договор и основанные на нем документы не могли быть признаны надлежащими доказательствами использования товарного знака, в связи с чем требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика вследствие его неиспользования подлежали удовлетворению.На основании п. п. 1, 2, 3 ст. 1486, п. 2 ст. 1484 ГК РФ суд пришел к выводу, что заявленное обществом (истцом) требование к иностранному гражданину (ответчику) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака ответчика по международной регистрации в отношении товаров 24 класса (текстиль и многослойные ткани) и товаров 25 класса (одежда, обувь, головные уборы) Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования подлежало удовлетворению, поскольку истец осуществлял производство и реализацию в различных странах мира, в т.ч. на территории РФ, товаров, однородных с товарами, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак ответчика. Кроме того, истцом были представлены доказательства осуществления приготовлений к использованию спорного обозначения в РФ в качестве товарного знака. Указанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствовали о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика. При этом доказательства фактического использования спорного товарного знака в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ ответчиком суду не были представлены, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию.На основании п. п. 1, 2 ст. 1486 ГК РФ суд пришел к выводу, что истцу было правомерно отказано в удовлетворении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, мотивированного его неиспользованием, а также тем, что истец являлся производителем однородных товаров и имел намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака. Как указал суд, обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. При этом из материалов дела усматривалось, что Роспатентом был зарегистрирован договор о неисключительной лицензии о предоставлении права пользования товарными знаками, в соответствии с которым лицензиар (ответчик) передал неисключительную лицензию на использование товарных знаков лицензиату. Таким образом, правообладатель в спорный период использовал товарный знак путем предоставления неисключительной лицензии, трехлетний срок с даты заключения (регистрации) договора не истек.Рассмотрим еще проблему, так сказать, пародий товарных знаков. Начнем с двух спорных ситуаций, одна из которых датируется 2013 г., а другая - 2010-м.Весной прошлого года конфликт возник вокруг портативных газовых плиток «Газпромчик», которые поставляла компания «Экспедиция», а в розницу продавала «X5 Retail Group» в интернет-магазине «Е5.ру». «Младший брат всемирного гиганта значительно облегчит ваш дорожный быт», - можно было прочитать на сайте, предлагавшем среди прочих туристских товаров «газовую плитку в пластиковом боксе «Газпромчик». Однако «X5 Retail Group» получила из юридического отдела «Газпрома» письмо с требованием прекратить несанкционированное использование обозначения, схожего с его товарными знаками; в результате товар был снят с продажи.В одной из публикаций, посвященных этой истории, проводятся параллели с более ранним случаем, когда в 2010 г. в Москве открылось кафе «Сбербар». Вывески «Сбербара» и «Сбербанка» соседствовали на одном фасаде, и хотя отличались цветом (красный и зеленый соответственно), но были схожи и шрифтами, и рубриками «режим работы» и «обслуживание физических лиц», а логотип на вывеске кафе (бокал) напоминал фирменный сбербанковский кошелек, водруженный на ножку. Владельцы кафе планировали работать под слоганом «Еда рядом!» (напоминающим сбербанковский «Всегда рядом!») и ввести для постоянных клиентов дисконтную карту «Собирательная книжка». Но сосед юмора не оценил, и владельцам кафе пришлось переименовать его в «Депозитарий», немного изменить изобразительную часть вывески и остановиться на слогане «Еда осталась!».По п. 2 и 3 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Нельзя использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.Но, казалось бы, «Сбербанк» и кафе не имеют точек пересечения на рынке? И хотя газовые плитки ассоциируются с газом, едва ли можно заподозрить ОАО «Газпром» в производстве туристских газовых плиток?Особенность ситуации в том, что и «Газпром», и «Сбербанк» - общеизвестные товарные знаки. Роспатент признал комбинированный товарный знак «Сбербанка» общеизвестным с 31.12.2008 в отношении услуг 36 класса МКТУ (банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; обмен денег; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей) (дата вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным - 12.03.2010, дата внесения в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков - 24.03.2010, дата публикации - 25.04.2010).Словесный товарный знак «Газпром» признан Роспатентом общеизвестным в отношении товара 4 класса МКТУ - газа - с 31.12.1995 (дата вступления в силу решения о признании товарного знака общеизвестным - 22.11.2004, дата внесения в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков - 06.12.2004, дата публикации - 12.02.2005).Правовой режим общеизвестных товарных знаков обладает определенной спецификой: они охраняются бессрочно, и охрана распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых знак признан общеизвестным, «если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя» (ст. 1508). Кроме того, как видно по информации, опубликованной на сайте ФИПС, на практике товарные знаки часто признаются общеизвестными «с обратной силой».В обоих случаях, с которых мы начали, ассоциации с обладателями общеизвестных товарных знаков, бесспорно, возникают, а такой критерий, как возможность ущемления законных интересов правообладателя, вообще достаточно расплывчат. Поскольку ни первая, ни вторая истории не вылились в судебные разбирательства, остается только высказывать предположения о возможных судебных решениях в таких ситуациях. Видимо, свои гипотезы выдвигали и предприниматели, решившие избежать споров с обидчивыми гигантами. А. Левинская в своей статье приводит мнение адвоката В. Энтина: «Дальше возможны различные варианты и комбинации, самый простой из них - требование компенсации до 5 млн. руб.».Пункт 4 ст. 1515 ГК действительно предусматривает такую санкцию в отношении нарушителя, а под нарушением, согласно ст. 1508, должно пониматься использование «этого товарного знака», т.е. общеизвестного товарного знака (или по смыслу статьи схожего с ним до степени смешения обозначения), а не любого однокоренного с ним слова. В практике Высшего Арбитражного Суда можно обнаружить решения, признающие за обладателями общеизвестных товарных знаков право на взыскание с ответчика компенсации за использование этих знаков или схожих с ними обозначений в отношении неоднородных товаров, но и в этих случаях суд указывал, что необходимо учитывать вероятность введения потребителей в заблуждение; что «...для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений».Однако в обоих случаях (и с «Газпромчиком», и со «Сбербаром») смешение совершенно невозможно, поскольку каждому разумному потребителю должен быть ясен шуточный характер обыгрывания сходства с общеизвестными товарными знаками. А значит, компенсацию взыскивать не за что. Единственным доводом против «Газпромчика» может служить размещенная в рекламном материале на сайте фраза о младшем брате - в ней при желании можно усмотреть намек на аффилированность.В обоих случаях речь идет о пародировании общеизвестных товарных знаков. Имеет ли юридическое значение пародийный характер обозначений, используемых предпринимателями?ГК однократно упоминает о пародировании как о случае свободного использования объекта чужого авторского права. Пародирование осуществляется в культурных целях, и можно без преувеличения сказать, что это важное и интересное явление современной культуры.Конечно, авторское право и право на товарный знак - разные институты права интеллектуальной собственности. Но все-таки что такого особенного в общеизвестных товарных знаках по сравнению с произведениями, что над ними нельзя смеяться? Коммерческое назначение товарного знака (индивидуализация товаров)? То, что в отличие от исключительного права на произведение право на товарный знак может охраняться вечно? Едва ли этих различий достаточно, чтобы превращать общеизвестные товарные знаки в идолы, подтрунивание над которыми может дорого обойтись шутникам.Так что в случае возникновения судебных споров предприниматели, использующие обозначения «Газпромчик» и «Сбербар», могли бы защищаться, во-первых, с помощью довода об отсутствии между обозначениями сходства до степени смешения и о нулевой вероятности возникновения смешения; во-вторых, обосновывая возможность применения по аналогии нормы о свободном использовании объекта авторского права в пародии (этот довод с большим успехом мог бы использоваться в случае со «Сбербаром», более оригинальной, продуманной и сильной пародией).Общеизвестные товарные знаки принадлежат, как правило, крупным корпорациям. Крупная корпорация не может быть во всем уподоблена человеку и обладать всеми положительными человеческими качествами. Вероятно, в случаях, похожих на казусы с «Газпромчиком» и «Сбербаром», юридические отделы крупных корпораций будут склонны скорее переусердствовать в борьбе за неприкосновенность их средств индивидуализации, нежели проявлять благодушие.3.2. Перспективы развития законодательства о товарном знаке и права на знак обслуживанияРассмотрим необходимость правового регулирования наследования прав на товарный знак в случае смерти индивидуального предпринимателя. Автор анализирует возможные способы защиты прав наследников с учетом действующего законодательства и судебной практики. Выявлены пробелы правового регулирования данного вопроса и необходимость их скорейшего восполнения.Право наследования гарантировано ч. 4 ст. 35 Конституции РФ.Наследственные права регулируются разделом V части третьей Гражданского кодекса РФ.Товарный знак, будучи средством индивидуализации, приравненным к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности, отнесен ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав.Статьей 129 ГК РФ установлено, что объекты гражданских прав могут переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства, одним из оснований которого является наследование.Как раздел V «Наследственное право» части третьей ГК РФ, так и раздел VII части четвертой ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» не содержат подробного регулирования наследования прав на средства индивидуализации.Статьей 1112 ГК РФ определено, что в состав наследства, кроме вещей и иного имущества, входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства имущественные права и обязанности.Хотя данная статья не содержит прямого упоминания о наследовании прав на результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, к которым относится товарный знак, она устанавливает возможность перехода исключительного права на средство индивидуализации в порядке наследования как имущественного права.Часть четвертая ГК РФ содержит лишь общее положение, устанавливающее возможность перехода исключительного права на средство индивидуализации на бездоговорной основе в порядке наследования (ст. 1241).Практически этими нормами регулирование правоотношений, связанных с наследованием прав на товарные знаки, и ограничивается.Сейчас, по истечении более чем двадцатилетнего периода действия этой отрасли законодательства, случаи ухода из жизни правообладателей товарных знаков становятся все более частыми, а вопросы, связанные с последующей судьбой товарного знака, - все более актуальными.В данной статье мы рассмотрим некоторые вопросы, обусловленные как необходимостью защиты товарного знака в качестве объекта права после смерти его правообладателя, так и отсутствием безусловной правовой возможности наследования прав на товарный знак.Статьей 1514 ГК РФ установлено, что правовая охрана товарного знака по заявлению заинтересованных лиц прекращается на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - правообладателя.Совершенно очевидно, что в случае смерти предпринимателя прекращается и его предпринимательская деятельность. Органы ЗАГСа сообщают о факте смерти гражданина органам налоговой инспекции, и последние автоматически исключают умершее лицо из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.Тем не менее, как мы установили выше, права на товарные знаки наследуются. Однако существует риск того, что как минимум в восьмимесячный период с даты открытия наследства и до его принятия и последующего оформления (регистрации) перехода права на товарный знак к наследникам образуется временной вакуум, когда право на товарный знак может быть прекращено по заявлению заинтересованного лица, - никто еще не отменял конкурентной борьбы.При этом в отсутствие самого правообладателя и законно уполномоченных им лиц (все ранее выданные доверенности утрачивают свою силу в связи со смертью доверителя) вопрос о прекращении прав на товарный знак может быть решен Роспатентом автоматически по заявлению любого заинтересованного лица.Представляется, что в данном случае в целях обеспечения интересов наследников следует прибегнуть к возможности, установленной ст. ст. 1171 и 1173 ГК РФ, которые предусматривают меры по охране наследства и управлению им. Так, ст. 1173 ГК РФ прямо установлено, что, если в составе наследства имеются исключительные права, требующие охраны и управления, нотариус может выступить в качестве учредителя доверительного управления и обеспечить управление правами в интересах наследников.Наличие в законодательстве пробелов, а именно отсутствие специального раздела, в котором были бы аккумулированы нормы, регулирующие наследование интеллектуальных прав, компенсируется правоприменительной практикой. Полагаем, что данное положение дел не отвечает гарантированным Конституцией правам наследников, поскольку не разрешает все возникающие в этой связи вопросы в полном объеме и не гарантирует их разрешения.В связи с этим представляется совершенно справедливым высказывание Л.А. Новоселовой о том, что в § 2 главы 76 части четвертой ГК РФ содержится ряд требований, связанных с владением правом на товарный знак. Оставлять решение вопросов, связанных с наследованием исключительных прав, на усмотрение судебной практики недальновидно.Во-первых, круг субъектов, имеющих право являться владельцем товарного знака, ограничен юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ст. 1478 ГК РФ).Во-вторых, поскольку товарный знак является средством индивидуализации, подлежащим государственной регистрации, переход исключительного права на него в порядке наследования также подлежит государственной регистрации (ст. 1232 ГК РФ).Случаи, когда наследником является лишь одно лицо, а уж тем более имеющее статус индивидуального предпринимателя, редки. В связи с этим возникает вопрос о судьбе товарного знака в тех обстоятельствах, когда наследники не являются индивидуальными предпринимателями, их более одного и при этом среди них имеются несовершеннолетние дети.Ряд ответов на вопросы, связанные с наследованием прав на товарный знак, содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее - Постановление N 9).Наследованию интеллектуальных прав в Постановлении посвящен отдельный раздел, где в отношении наследования прав на товарные знаки содержится лишь несколько разъяснений.Так, в п. 87 Постановления N 9 содержится разъяснение о том, что, как и на другое имущество и имущественные права, исключительное право на средство индивидуализации, перешедшее к нескольким наследникам, принадлежит им совместно.Положение данного пункта полностью соответствует общим нормам наследственного права, но не учитывает специальные нормы законодательства о товарных знаках.Как было указано выше, в силу закона право на товарный знак может принадлежать только одному лицу и если это физическое лицо, то оно должно иметь статус индивидуального предпринимателя.Исходя из этого возникает объективный вопрос о том, как следует оформлять правоотношения, связанные с переходом прав на товарный знак в порядке наследования.Статьей 238 ГК РФ установлено, что если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, оно должно быть отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права собственности на это имущество, если законом не установлен иной срок. Представляется, что данное положение применимо и к имущественным правам на товарный знак, что фактически подтверждено разъяснениями, содержащимися в п. 85 Постановления N 9. Так, в абз. 1 данного пункта указано, что принадлежащее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак и знак обслуживания (п. 1 ст. 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства.Пунктом 6 ст. 1232 ГК РФ установлено, что при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся, а несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права влечет недействительность такого договора.При применении вышеназванных положений закона с учетом разъяснений Пленума, с нашей точки зрения, остается неясным, состоялся ли переход исключительного права к наследнику/наследникам и могут ли они им законно распоряжаться путем отчуждения в связи с тем, что регистрация перехода права на товарный знак к наследникам, не отвечающим требованиям ст. 1478 ГК РФ, в силу этого обстоятельства состояться не может.Думается, что процедуры, связанные с оформлением наследования прав на товарный знак должны осуществляться следующим образом. Наследник или один из наследников, если в его планы входит продолжение бизнеса наследодателя, должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (если он таковым не является на день открытия наследства) до истечения года со дня открытия наследства.Если лицо является единственным наследником (и это самая простая из возможных ситуаций), то после оформления свидетельства о праве на наследство ему необходимо обратиться в Роспатент с заявлением о регистрации перехода без договора исключительного права на товарный знак в порядке универсального правопреемства.Если же наследников несколько, то после получения свидетельства о праве на наследство они могут заключить соглашение о разделе имущества. Унаследованное право на доли/долю в праве на товарный знак может быть передано одному наследнику, зарегистрировавшемуся в качестве индивидуального предпринимателя. При этом необходимо иметь в виду, что если одним из наследников является несовершеннолетнее лицо, а соглашение заключается с оставшимся в живых родителем, интересы несовершеннолетнего при заключении сделки представляют органы опеки и попечительства (ст. 37 ГК РФ).В связи с этим возникает вопрос о том, является ли эта сделка действительной, поскольку переход исключительного права на товарный знак к нескольким наследникам на основании свидетельства о праве на наследство не был и не может быть зарегистрирован в силу положений ст. 1478 ГК РФ.Представляется, что в данном случае было бы справедливым, если бы требования п. 6 ст. 1232 ГК РФ не рассматривались Роспатентом как препятствие в регистрации перехода права на товарный знак на основании соглашения о разделе имущества как основанном на праве на наследование.В случае когда наследники уклоняются от заключения соглашения о разделе имущества с заинтересованным в получении прав на товарный знак наследником, являющимся индивидуальным предпринимателем, у последнего имеется возможность защитить свои права путем обращения в суд с исковыми требованиями о признании за собой исключительного права на товарный знак с выплатой денежной компенсации другим наследникам.Так, по вышеупомянутым основаниям Центральным районным судом г. Читы в сентябре 2013 г. было рассмотрено и разрешено в пользу истца гражданское дело N 2-5353/2013. Полагаем, что основанием для регистрации перехода права на товарный знак в Роспатенте в подобного рода случаях должно являться судебное решение.Существует еще одна ситуация, когда никто из наследников не является индивидуальным предпринимателем и не желает осуществлять предпринимательскую деятельность в таком качестве. Как мы понимаем, порядок действий наследников в подобной ситуации был определен в п. 85 Постановления N 9, что позволяет нам полагать, что любые сделки по отчуждению наследниками прав на товарные знаки, включая соглашения о разделе имущества, могут совершаться и являются действительными без предварительной регистрации перехода права на товарный знак в порядке наследования, и переход права на основании таких сделок должен регистрироваться Роспатентом на безусловной основе.По итогам исследованных вопросов можно сделать вывод, что вышеописанные ситуации, все чаще возникающие в практике, свидетельствуют о назревшей необходимости их скорейшего законодательного разрешения на уровне как федерального закона, так и административного регламента Роспатента. В первую очередь это касается внесения изменений и дополнений в ст. 1232 ГК РФ в части требования о государственной регистрации в период осуществления действий по переходу к должному субъекту права на товарный знак, основанного на наследовании.Рассмотреим еще следующий аспект, требующий законодательного уточнения. При составлении договоров на оказание рекламных или, например, маркетинговых услуг, направленных на продвижение товаров, работ или услуг заказчика, исполнителю в большинстве случаев предоставляется право пользования товарным знаком заказчика при размещении и производстве рекламы, буклетов, визитных карточек, листовок, оформлении выставочных стендов, сувенирной продукции и в других случаях, если это необходимо для надлежащего оказания услуг. Естественно, заказчик не требует уплаты исполнителем какого-либо вознаграждения за такое использование товарного знака. Однако в подобной ситуации возникает вопрос: будут ли в этом случае налоговые риски у исполнителя из-за безвозмездного использования чужого товарного знака?Осуществляя услуги по продвижению, исполнитель может выступать в роли рекламопроизводителя или рекламораспространителя информации, например, о продукции либо непосредственно о товарном знаке заказчика, которые могут выступать в качестве объектов рекламирования (п. п. 2, 3 и 5 - 7 ст. 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе»).Гражданское законодательство допускает регистрацию в качестве товарных знаков словесных, изобразительных, объемных и других обозначений или их комбинаций (п. 1 ст. 1482 Гражданского кодекса РФ). При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;2) при выполнении работ, оказании услуг;3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;4) в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).В рассматриваемой ситуации именно заказчик будет считаться использующим свое исключительное право на использование товарного знака путем привлечения исполнителя в качестве рекламопроизводителя или рекламораспространителя, а также для оказания маркетинговых услуг. Исполнитель не может рассматриваться как самостоятельный пользователь товарного знака, действующий на основании «лицензионного» договора.Из анализа норм, закрепленных в п. п. 1 и 2 ст. 1489 ГК РФ, можно сделать вывод, что пользование товарным знаком лицензиара подразумевает ведение лицензиатом собственной предпринимательской деятельности (изготовление товаров, выполнение работ или оказание услуг), для ведения которой и приобретается право пользования товарным знаком.Однако в нашей ситуации товарный знак не будет требоваться исполнителю для использования в собственной предпринимательской деятельности, исполнитель не будет привлекать с помощью него новых заказчиков, самостоятельно не произведет и не реализует товары, используя товарный знак заказчика. Следовательно, у исполнителя будет отсутствовать собственная предпринимательская деятельность, для которой необходимо приобретать право пользования товарным знаком заказчика.Единственной причиной, по которой он использует товарный знак заказчика в подобных правоотношениях, является заключенный договор, в силу условий и правовой природы которого использование товарного знака заказчика является не правом, а обязанностью исполнителя, поскольку иначе он не сможет надлежащим образом выполнить свои обязанности по договору (рекламу товаров заказчика и осуществление маркетинговых услуг).В соответствии со ст. 41 Налогового кодекса РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме. Однако в рассматриваемой ситуации у исполнителя будет отсутствовать какая-либо материальная выгода, связанная с использованием товарного знака заказчика, поскольку такое использование принесет выгоду исключительно самому заказчику, осуществляющему производство и реализацию собственной продукции. Доходы исполнитель получит только от оказания услуг заказчику.Таким образом, исходя из правовой природы договоров на оказание рекламных и маркетинговых услуг, у исполнителя отсутствуют основания для отражения в составе доходов стоимости безвозмездно получаемых прав пользования товарным знаком заказчика.Более того, в случае заключения возмездного договора с заказчиком на использование товарного знака такие затраты будут для исполнителя экономически необоснованными в соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ, поскольку не требуются ему для получения доходов от маркетинговой и рекламной деятельности. Представляется целесообразным этот вопрос более подробно проработать на законодательном уровне.ЗаключениеИтак, товарный знак служит для отличия товаров одних производителей от аналогичных товаров других производителей. В качестве товарного знака признаются обозначения, обладающие различительной способностью.Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно. Кроме того, общеизвестному товарному знаку предоставляется расширенная охрана, которая проявляется в том, что охрана распространяет действие на товары, неоднородные с теми, в отношении которых знак признан общеизвестным. Необходимо, чтобы сохранялись функции качества и репутации общеизвестного товарного знака. Если существует зарегистрированный по однородным товарам товарный знак с более ранней датой приоритета, то признание общеизвестного товарного знака не происходит. Признанный Патентным ведомством общеизвестный товарный знак вносится в Перечень общеизвестных товарных знаков. Сведения об общеизвестном товарном знаке подлежат публикации в официальном бюллетене сразу же после внесения их в Перечень. Признание знака в качестве общеизвестного не означает государственную регистрацию соответствующего обозначения, поскольку правовой статус общеизвестного знака может получить как охраняемое в качестве товарного знака обозначение, так и неохраняемое. Прекращение правовой охраны общеизвестного товарного знака в течение всего срока действия исключительного права осуществляется в случае утраты им особенных свойств, обеспечивающих широкую известность знака, а также по общему правилу, применяемому к обычным товарным знакам.По общему правилу правообладателю принадлежат исключительные права использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК любым не противоречащим закону способом. Личные неимущественные права, включая право авторства, в отношении товарного знака не признаются.Без разрешения правообладателя никто не вправе использовать в обороте тождественный или сходный до степени смешения знак в отношении тех товаров, для индивидуализации которых предназначен зарегистрированный товарный знак.В соответствии со ст. 1486 ГК предусмотрено обязательное использование зарегистрированного товарного знака в обороте. Требование обязательного использования знака согласуется с правилами ст. 5(С) Парижской конвенции. Использование знака должно быть фактическим. Это не означает, что товары с размещенным на них товарным знаком должны присутствовать повсеместно. Достаточно, чтобы товары изготавливались и сбывались в определенных рыночных секторах. Использование в рекламной деятельности товарного знака должно иметь прямые цели введения товара в оборот. Если товарный знак используется в отношении хотя бы одного вида товара, для которых знак зарегистрирован по МКТУ, то сохраняется регистрация для всех однородных с ним товаров.Регистрация знака оспаривается в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации знака, если были выявлены нарушения при регистрации по так называемым относительным основаниям (п. п. 6 и 7 ст. 1483).На основе рассмотренных в работе вопросов можно внести следующие предложения:1) Представляется целесообразным внесения изменения и дополненийяв ст. 1232 ГК РФ в части требования о государственной регистрации в период осуществления действий по переходу к должному субъекту права на товарный знак, основанного на наследовании.2) В виду того, что при заключении догвора на рекламу у исполнителя отсутствуют основания для отражения в составе доходов стоимости безвозмездно получаемых прав пользования товарным знаком заказчика. А так же, в случае заключения возмездного договора с заказчиком на использование товарного знака такие затраты будут для исполнителя экономически необоснованными в соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ, поскольку не требуются ему для получения доходов от маркетинговой и рекламной деятельности.В целях устранения оснований для возможных разногласий с налоговыми органами адоговоры на оказание маркетинговых и рекламных услуг должны прямо закреплять допустимые и (или) обязательные формы использования товарного знака заказчика и содержать запрет на использование его в иных видах деятельности исполнителя, не связанных с договором, так же представляется целесообразным этот вопрос более подробно проработать на законодательном уровне.БиблиографияКонвенция по охране промышленной собственности. Заключена в Париже 20.03.1883 // «Закон», N 7, 1999 (извлечение).Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Публикация N 292(R).- Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1992.Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ).Гражданский кодекс Российской Федерации (час